Zehn weit verbreitete Rechtsirrtümer aus dem Markenrecht

Wortmarke oder Wort-/Bildmarke? Deutschland oder Europa? Viele oder wenige Waren und Dienstleistungen? Alles nicht so einfach.

Es schwirren da draußen so viele „populäre Rechtsirrtümer“ herum, dass manche Kollegen damit schon ganze Bücher bestritten haben. Vielen Fehlannahmen begegne ich auch in „meinen“ Bereichen immer wieder – Grund genug, ein paar davon mal aufzuschreiben, inklusiv einer Richtigstellung, versteht sich.

Heute, ziemlich genau ein Jahr nach der EU-Markenrechtsreform, also: Zehn Rechtsirrtümer aus dem Markenrecht.

  • Irrtum #1: Eine Marke anzumelden ist immer besser als keine Marke anzumelden.

    Richtig ist: wenn es sinnvoll ist, ein Zeichen als Marke anzumelden, dann sollte es auch erfolgen. Es ist aber nicht immer sinnvoll. Es kann zum Beispiel so große Zweifel an der Schutzfähigkeit eines Zeichens geben – zum Beispiel, weil es beschreibenden Charakter hat, mehr dazu in § 8 MarkenG – dass eine Anmeldung zum Register ersichtlich nicht erfolgreich wäre. Soll das Kennzeichen, aus welchen mehr oder weniger guten Gründen – trotzdem weiter genutzt werden, wäre die mangelnde Schutzfähigkeit für jedermann aus dem Markenregister ersichtlich. Auch ist für einen kennzeichenrechtlichen Schutz gar nicht in jedem Fall eine Markenanmeldung notwendig. So sind geschäftliche Bezeichnungen und Werktitel auch ohne Eintragung geschützt (§ 5 Abs. 3 MarkenG). Es kann trotzdem ratsam sein, ein eingetragenes Schutzrecht zu erwerben. Ob eine Markenanmeldung erfolgen soll, ist also eine Frage des Einzelfalls und der sorgfältigen Prüfung aller Vorteile und Risiken. Und die sind durchaus zahlreich.

  • Irrtum #2: Eine Unionsmarke (früher: Gemeinschaftsmarke) anzumelden, ist immer besser als eine nationale Marke anzumelden.

    „Ich mach es lieber gleich ‚richtig‘ und melde eine Europäische Marke (Unionsmarke) an!“, denkt sich manche(r) und schaut dabei nur auf den im Vergleich zu guten alten, beim DPMA angemeldeten nationalen Wortmarke viel größeren territorialen Schutz bei vergleichsweise moderat höheren Anmeldekosten. Mehr ist ja besser, oder?
    Aber die Anzahl der Länder, in denen Markenschutz entsteht, ist lange nicht der einzige Unterschied zwischen nationaler Marke und Unionsmarke. Neben dem um ein Vielfaches höheren initialen Aufwand und Risiko (Es muss die Frage der Schutzfähigkeit für viele verschiedene Sprachen geprüft und auch eine Kollsionsrecherche über alle 28 Markenregister der Europäischen Union durchgeführt werden), hat die nationale Marke auch viele materielle Vorteile gegenüber der Unionsmarke. Zum Beispiel sind die Anforderungen an eine „rechtserhaltende Benutzung“ (§ 26 MarkenG) bei der nationalen Marke natürlich wesentlich geringer als bei der Unionsmarke. Auch gibt es einige für den Markeninhaber günstige Eigenschaften der nationalen Marke, wenn es zum Streit um die Marke kommt. Zum Beispiel kann der nationalen Marke im Verletzungsprozess nicht ohne weiteres ihre Nichtigkeit entgegengehalten werden – dies geht bei der Unionsmarke durchaus, so dass der Inhaber der „kleineren“ Marke oft im Vorteil ist, da im Verletzungsverfahren das Gericht erst einmal an die bestehende Eintragung gebunden ist.

  • Irrtum #3: Eine Wort-/Bildmarke ist besser als eine Wortmarke.

    Viele denken das wirklich. Das Gegenteil ist aber in der Regel der Fall: Der Schutz der Wortmarke geht wesentlich weiter als der einer Wort-/Bildmarke, da er einen Begriff als solchen umfasst und nicht nur in der konkreten Gestalt der angemeldeten Wort-/Bildmarke. Wer eine Wortmarke anmelden kann, sollte das also auch tun – und daneben auch über eine Wort-/Bildmarke oder eine Bildmarke nachdenken, um auch den Bildbestandteil markenrechtlich abzusichern.

  • Irrtum #4: Eine Domainanmeldung erzeugt ein Schutzrecht.

    Die Anmeldung einer Domain wirkt rechtlich erst einmal nur zwischen dem Anmelder und der Domainregistrierungsstelle, in Deutschland dem „DENIC“. Ein Schutzrecht wird hierdurch grundsätzlich noch nicht begründet, denn natürlich ist eine Markenanmeldung etwas vollkommen anderes als eine Domainregistrierung. Im Einzelfall kann sich zwar durch eine bestimmte Nutzung der Domain – z.B. als Firmenhomepage oder in den Fällen, in denen der Domainname gleichzeitig ein Werktitel ist – indirekt auch ein Schutzrecht ergeben. Die bloße Registrierung ist aber kennzeichenrechtlich unerheblich. Andererseits kann aber die bloße Registrierung einer bereits markenrechtlich geschützten Bezeichnung als Domainname aber schon zu Ärger führen, wenn dadurch die „Erstbegehungsgefahr“ für eine Markenrechtsverletzung begründet wird.

  • Irrtum #5: Man sollte sich darum bemühen, möglichst viele Waren und Dienstleistungen mit der Marke zu schützen.

    Vergleich der Gebühren bei nationaler Marke und Unionsmarke: Viel kostet viel, hilft aber nicht immer viel (Abweichungen nach oben oder unten entstehen durch Besonderheiten im Verfahren z.B. Online-Anmeldung oder beschleunigte Prüfung, Anmeldung von Kollektivemarken usw).

    Bei der Anmeldung einer Marke entstehen Gebühren, die bei der deutschen Marke den Schutz für drei Nizzaklassen umfast. Bei der Unionsmarke ist es in der „billigsten“ Variante auch möglich, nur eine einzige Klasse zu beanspruchen. Sollte man nun möglichst alle Waren und Dienstleistungen, die unter die jeweiligen Nizzaklassen gefasst werden können, beanspruchen, damit man möglichst viel für’s Geld bekommt? Nein, das sollte man keinesfalls. Denn um das Recht aus einer Marke zu erhalten, muss dieses innerhalb von 5 Jahren nach der Anmeldung auch genutzt werden (§ 26 MarkenG, Art. 15 Abs. 1 Unionsmarkenverordnung, UMV). Andernfalls können Dritte erfolgreich die Löschung der Marke erzwingen, was mit Kosten verbunden sein kann. Es sollte also bei der Planung des Markenschutzes strategisch vorgegangen werden: Nur für solche Waren und Dienstleistungen, für die die Marke auch innerhalb der 5-Jahres-Frist nach Anmeldung genutzt werden soll, sollte sie auch eingetragen werden. Eine richtige Bedarfsanalyse ist also unerlässlich, und das gilt in beide Richtungen. Auch ein unvollständiges Waren- und Dienstleistungsverzeichnis sollte unbedingt vermieden werden. Im Ergebnis ist ein „zuviel“ immer noch besser als ein „zuwenig“, denn eine spätere Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses ist (im Gegensatz zu einer Erweiterung) ohne weiteres möglich.

  • Irrtum #6: Eine Markenrecherche (Kollisionsrecherche) ist für meine Marke sicherlich verzichtbar.

    Der größte Kostenposten bei der Markenanmeldung sind nicht die Anmeldegebühren. Es ist die professionelle Recherche von Kollisionsmarken und eine rechtliche Einschätzung der mit einer Markenanmeldung verbundenen Risiken. Auch wenn es eine hundertprozentige Sicherheit nicht gibt – also auch eine sehr gute Recherche keine Garantie geben kann, dass nicht irgendwo doch noch ein nicht eingetragenes Schutzrecht lauert – ist der Aufwand für eine Recherche absolut unverzichtbar. Denn eine Markenverletzung durch Anmeldung einer Marke, gegen die ein besseres Recht geltend gemacht werden kann, wird regelmäßig wesentlich teurer als die Beratung im Vorwege. Wer diese einspart, erzeugt ein Risiko für seine Marke, dass quasi unendlich lange fortbesteht (siehe Ziff. 7).

  • Irrtum #7: Nach Ablauf der Widerspruchsfrist ist die Marke nicht mehr angreifbar.

    Drei Monate nach Veröffentlichung der Eintragung bzw. Anmeldung der Marke ist ein Widerspruch gegen die Eintragung bzw. Anmeldung möglich (§ 42 MarkenG, Art. 156 Abs. 2 UMV). Allerdings beutet das nicht, dass die Marke nach Ablauf dieser Frist vor Angriffen sicher wäre! Denn Löschanträge oder -Klagen gegen die Marke sind, ebenso wie Verletzungsverfahren, zeitlich unbegrenzt möglich, was die Markenanmeldung zum „gewagten Geschäft“ macht. Dies ist auch im Rahmen von Lizenzverträgen unbedingt zu beachten – zum Beispiel, damit es auf Seiten des Lizenzgebers nicht zum bösen Erwachen kommt, wenn die linzenzierte Marke auf einmal „weg“ ist.

  • Irrtum #8: Kollidierende Marken haben immer dieselben Nizzaklassen.

    In der Klassifikation von Nizza sind Gruppen von Waren und Dienstleistungen festgelegt worden, um die Schutzbereiche von Marken einzuteilen. Dies sind die insgesamt 45 Nizzaklassen. Die Versuchung ist vorhanden, diese eher verwaltungsinterne Einteilung gleichzusetzen mit dem Begriff der Waren- oder Dienstleistungsidentität oder -Ähnlichkeit, wie er in § 14 Absatz 2 MarkenG verwendet wird. Viele meinen also, dass „ähnlich“ oder „gleich“ nur solche Waren sein können, die sich in der gleichen Nizzaklassen bewegen. Das ist aber nicht der Fall: Es kommt auf die konkrete Ähnlichkeit der betroffenen Waren aus Sicht der relevanten „Verkehrskreise“, also vor allem: Der Kundschaft an. Es können damit auch Waren einander ähneln, die nicht in derselben Nizzaklasse stehen (Beispiel: Dienstleistung „Einzelhandelsdienstleistungen für Bekleidung in Klasse 1-34“ gegen „Bekleidungsstücke“, NCL 25 – BGH, Urt. v. 31.10.13, AZ: I ZR 49/12, – „OTTO CAP“). Und es kann Waren geben, die zwar in derselben Nizzaklasse stehen, die aber unterschiedlich genug sind, dass sie sich nicht ähneln. Wieder ist alles eine Frage des Einzelfalls.

  • Irrtum #9: Bevor eine einstweilige Verfügung wegen einer Markenrechtsverletzung ergehen kann, muss eine Abmahnung erfolgt sein.

    „Wenn es Ärger mit der Nutzung eines Zeichens gibt, muss mich der Markenrechtsinhaber erstmal anschreiben, und dann können wir uns immer noch einigen“, denkt sich mancher und meint, eine sehr schmerzhafte einstweilige Verfügung wäre erst nach einer Abmahnung möglich. Das ist aber nicht der Fall. Es ist immer möglich, auf eine Verletzung mit dem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung zu reagieren, und diesem wird auch regelmäßig stattgegeben werden, wenn die Verletzung glaubhaft gemacht ist – Auch ohne Abmahnung! Es liegt zwar regelmäßig im Interesse des Schutzrechtsinhabers, vor der einstweiligen Verfügung eine Abmahnung auszusprechen, da er ansonsten Gefahr läuft, auch bei erfolgreichem Verfügungsantrag die Verfahrenskosten tragen zu müssen (§ 93 ZPO). Aber es kommt trotzdem durchaus vor, dass die Abmahnung „ausgelassen“ wird. Und wenn sich Markenrechtsinhaber und -Verletzer im Vorwege bereits über die Verletzung ausgetauscht haben – z.B. per E-Mail oder über soziale Netzwerke – wird eine vom Markenrechtsinhaber beauftragte Anwaltskanzlei in aller Regel nicht erst noch eine Abmahnung aussprechen, sondern direkt den Verfügungsantrag auf den Weg bringen. Dann dauert es in der Regel nur wenige Tage bis zum Erlass der Verfügung, und da in der Praxis Verfügungsverfahren ohne mündliche Verhandlung häufig sind, fällt der Betroffene oft aus allen Wolken, wenn der Gerichtsvollzieher mit der Zustellung vor der Tür steht.

  • Irrtum #10: Ein Streitwert von 50.000 € für eine markenrechtliche Abmahnung ist überzogen.

    In den Abmahnhelfer-Foren im Internet gilt es fast schon als Wundermittel gegen „überzogene“ Abmahnkosten: Der Hinweis auf den völlig überhöhten Streitwert. Und richtig daran ist, dass man sich durchaus den Streitgegenstand genau ansehen sollte, den eine Abmahnung betrifft, um zu überprüfen, ob die angesetzten Streitwerte, die ja die Grundlage für die Kostenberechnung einer Abmahnung bilden, plausibel sind. Aber im Markenrecht hilft dies in aller Regel nur begrenzt weiter. Denn ein Streitwert von 50.000 € (und damit außergerichtliche Abmahnkosten von derzeit mindestens 1.531,90 € netto, ggf. zzgl. USt.) sind bei der Abmahnung aus einer genutzten Marke die Regel. Und auch Streitwerte von 100.000 € oder 200.000 €  müssen nicht überzogen sein. Mehr zur Bedeutung des Streitwerts bei Abmahnungen gibt es hier nachzulesen.

4 Gedanken zu „Zehn weit verbreitete Rechtsirrtümer aus dem Markenrecht

  1. Danke Dirk, genau diesen Artikel hätte ich vor einem Jahr gebraucht. Gerade zu § 2 und § 5 habe ich etliche Stunden in Blogs und im Internet recherchiert.

    Danke!
    Stephan

  2. Moin,
    Zu §3, wie ist es hier mit deren Nutzung?
    Das Wort ist beim DPMA als Wortmarke eingetragen.
    Wenn jetzt jedoch eine Grafik angefertigt wird in dem das Wort in anderer Schriftart vorkommt, zählt es dann zum nicht eingetragenen Bildrecht?
    Vielen Dank für die schon vorhandenen Infos

    1. Die Wortmarke schützt den eingetragenen Begriff an sich (in seiner markenmäßigen Benutzung). Demgemäß sind dann auch alle Schriftarten, ggf. auch eine Verwendung der Marke mit ergänzten grafischen Gestaltungen umfasst. Es gilt aber natürlich das Prioritätsprinzip, dh. die Wortmarke kann ihren Schutz natürlich nur entfalten, wenn es nicht schon eine ältere Wort-/Bildmarke mit gleichem Wortanteil gibt. Gibt es eine solche ältere Marke, dann gibt diese dem Inhaber das bessere Recht.

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